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專利申請過程中的權(quán)利配置
[摘要]專利申請書中權(quán)利請求項部分的撰寫，是整個專利申請過程的核心。對于專利工程師而言，不但需要考慮采取什么樣的申請策略以使技術(shù)獲得最充分的保護，而且還要留意平衡各參與人之間的貢獻和收益。結(jié)合美國專利法的部分條文進行研究，可以得出一些權(quán)利配置方面的啟示。 [關(guān)鍵詞]專利申請；權(quán)利配置；權(quán)利請求項專利制度之道，在于藉由技術(shù)揭露而提升整體產(chǎn)業(yè)水平；專利制度之術(shù)，則在于行使專利的排他權(quán)。專利申請的目的，在于累積貿(mào)易上的攻防武器及籌碼，同時，亦可作為市場對特定公司研發(fā)能量的一種客觀評價指標。在專利申請的同時，還有可能涵蓋不同類型知識產(chǎn)權(quán)之間的交互運用，例如實用新型、商標、著作權(quán)與貿(mào)易秘密等。怎樣才能達到最佳的保護效果，是專利申請前后需要考慮的題目。
發(fā)明人在創(chuàng)作或發(fā)明完成時所進行的專利申請，可以依循一般專利制度下的申請規(guī)則，以專利排他權(quán)效力所及的范圍，思考制造國、市場國、進口國或是競爭對手國等來作為申請國的考慮，或是在申請被駁回時運用最適合專利申請的制度來據(jù)理力爭。除此之外，專利申請時的考慮因素，仍有一些法律規(guī)范之外的情況值得探討。
一、專利保護與貿(mào)易秘密保護的權(quán)衡
申請專利時，發(fā)明人與代理人會碰到的第一個題目是該揭露(Disclosure)到何種程度才夠。尤其在專利說明書的撰寫上，一方面擔心技術(shù)揭露了，卻無法取得專利權(quán)，例如一件發(fā)明專利申請案，自申請之日起一段期間內(nèi)未撤回申請者，則自動進進公然(Publication)的程序；另一方面擔心，技術(shù)一旦揭露了，所取得的專利權(quán)利保護范圍不夠完整，或者由于各種因素隱躲著權(quán)利不確定的風險，例如權(quán)利請求項(aaim)的構(gòu)成要件(Element)與限制條件(Limitation)之間的組成，或者權(quán)利請求項所使用的語法等，將直接對專利要件之滿足與取得專利權(quán)后的權(quán)利范圍解讀(Claim interpretation)上，具有直接影響的關(guān)系。
專利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作為權(quán)利請求項之支持(Support)，未能滿足充分揭露的要求，可能會導致駁回申請的后果。但反言之，做過多的技術(shù)揭露而未納進權(quán)利請求項中進行保護，也會被視為是貢獻給社會大眾(Dedicated to thePublic)，或者，申請案可能滿足了技術(shù)揭露的要求，也滿足了其它形式要件的要求后，還是有可能被審定為欠缺非顯而易知性(Non—obviousness)而遭受駁回，產(chǎn)生至終都無法取得專利權(quán)的情況。
關(guān)于技術(shù)揭露程度之拿捏，筆者以為除了要滿足法定揭露要件之外，另一個能夠不揭露卻能受保護的情況，也許正是適用貿(mào)易秘密法(Trade secrete)來保護，若是，則該技術(shù)內(nèi)容也許得從貿(mào)易秘密法的角度來思考其要件滿足與否的題目。在判定以專利或以貿(mào)易秘密作為請求標的之分野上，或許申請人能從回避設(shè)計(Design around)與逆向工程(Reverseengineering)的角度來判定要不要作申請專利而為技術(shù)揭露的標準。也就是說，假如依據(jù)一般同業(yè)技術(shù)水準，競爭對手能公道地反推實質(zhì)發(fā)明技術(shù)內(nèi)容者，也許是申請專利作為防范他人竊取研發(fā)成果之方法系為合宜，反之，假如客觀上不能回避設(shè)計亦無法由逆向工程了解技術(shù)內(nèi)容或設(shè)計理念者，則似乎應(yīng)以貿(mào)易秘密保護為妥，例如是大部分不可逆的化學工程所產(chǎn)生之配方。再者，要如何減少遭受官方以不具任何專利要件而核駁的題目，則有待代理人很確切地進行前案與先前技術(shù)檢索(Prior art search)，此舉似乎能減低申請案之權(quán)利請求范圍與先前技術(shù)重疊的新奇性(Novelty)題目；而非顯而易知性之爭執(zhí)題目，則很無奈地將回回到發(fā)明之技術(shù)內(nèi)容的本質(zhì)，究竟，在代理人沒有任何疏忽的情況下，優(yōu)質(zhì)的技術(shù)內(nèi)容是優(yōu)質(zhì)專利權(quán)的源頭，即使代理人非常善盡職責，但不過乎也僅能在不干涉先前技術(shù)或公眾領(lǐng)域(Public domain)的情況下作最大范圍的調(diào)整，似無法為客戶端創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)技術(shù)，且此項工作也不是專利代理人之職能所在。
二、發(fā)明人與權(quán)利請求項的幾點考慮
在發(fā)明人與權(quán)利請求的互動關(guān)系上，有些值得留意的地方。例如消極面上，發(fā)明人之不實陳述可能會影響日后行使權(quán)利的題目，而積極面上，發(fā)明人的詳實記載是專利授權(quán)后所得的使用費，作為發(fā)明人獎勵金分配之依據(jù)。
1，同一法人之共同研發(fā)
舉個公司內(nèi)部的例子而言，某件申請案包含了一種特定裝置與一種特定方法，且該特定裝置系由甲君所負責研發(fā)，而該特定方法則由乙君所負責，于申請時，假如本案之兩發(fā)明得適用一發(fā)明一申請原則，實務(wù)上會將該發(fā)明之裝置技術(shù)與方法技術(shù)揭露在同一份說明書之上，順理成章地，也會將所揭露之技術(shù)內(nèi)容作為權(quán)利之請求范圍，這是并案申請的情況。反言之，假如申請后官方意見以為不符合一發(fā)明一申請原則，申請人似乎只能申請分割案(Divi—sional application)來遵循限制之要求(Requirementfor restriction)，但一旦將這兩個請求標的作分割，自然地，在發(fā)明人的記載上，分割后之裝置申請案應(yīng)詳實填具甲君，而方法申請案則填具乙君，如此才能滿足真實發(fā)明人陳述的要求。
2，復(fù)數(shù)法人之共同研發(fā)
另外，亦有可能發(fā)生委外設(shè)計或跨公司之間共同研發(fā)的情況，假設(shè)甲公司負責該產(chǎn)品有關(guān)電子電路的控制方法(Method)，乙公司則負責該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的機構(gòu)設(shè)計(Apparatus)，兩方公司事前協(xié)議于技術(shù)開發(fā)完成之后，由雙方共同取得專利權(quán)，但是申請時被審定不符合一發(fā)明一申請的原則，勢必就得將該控制方法與機構(gòu)設(shè)計申請分割后，再各自單獨申請。在此可能有兩個階段可以作為發(fā)明人記載的參考考慮，其一，假設(shè)該控制方法與該機構(gòu)設(shè)計并不是同一段時間內(nèi)所共同完成的，而是甲公司先完成電子電路的控制方法，而后乙公司依據(jù)甲公司已完成的部分再進行結(jié)構(gòu)上的機構(gòu)設(shè)計，此種情況似乎以個別記載發(fā)明人為妥，例如甲公司的電子電路的控制方法申請案上系記載甲公司之研發(fā)職員，而乙公司之結(jié)構(gòu)設(shè)計申請案則記載乙公司之發(fā)明人為妥；其二，假設(shè)該控制方法與該結(jié)構(gòu)上的機構(gòu)設(shè)計是在同一段時間內(nèi)所共同完成的，兩者有相輔相成的關(guān)系，雙方依據(jù)各自的設(shè)計需求而完成整體技術(shù)內(nèi)容，雙方有具體的共同研發(fā)過程，此種情況若遇分割時，則電子電路的控制方法申請案與機構(gòu)設(shè)計申請案兩案在記載發(fā)明人時，應(yīng)同時記載雙方公司之研發(fā)職員(Co—inventors)為妥。
3，權(quán)利項群組的配置
另外，關(guān)于權(quán)利請求項群組的配屬，也是一個相當耐人尋味的情況。按一般撰寫原則的要求，一個權(quán)利請求項群組代表著一獨立項(Independentclaim)及依附該獨立項之附屬項(dependentclaim)，特定群組的附屬項亦不會依附別的群組上。假如我們以圖形來想象時，一個群組的外形應(yīng)該是倒三角形，亦謂，若群組之第一項為獨立項，且請求之權(quán)利范圍為群組中之最廣者，則該群組之最后一項應(yīng)為附屬項，且請求之權(quán)利范圍應(yīng)窄于第一項之獨立項。再假設(shè)，若某一案共有三個群組，包含了三個獨立項與十七個附屬項，一般的情況是，會將較廣的群組配屬于第一個群組，且將最窄的群組配屬于最后一個，官方將依據(jù)順序逐項進行審查。雖此為常見的情況，但曾見個案上亦有奇想地將其顛倒，也就是把最窄的群組放置于第一個群組，將最廣的群組放置于最后一個群組。如此配置關(guān)系，可能會對瀏覽該專利說明書的人或者是進行審查的審查委員造成某種程度的假象效果。例如在評估有無侵權(quán)疑慮的時候，假如只看完請求項中的第一個群組，甚至是第一項獨立項就判定有無侵權(quán)的話，此舉是風險很高的；又或，在審查時，若僅憑第一個群組就予以審定，則即使申請人日后取得專利權(quán)，其專利權(quán)也真的只能推定為有效且具執(zhí)行力，實質(zhì)上有幾分作用則為問號。因此，即使閱讀權(quán)利請求項而不解讀，也應(yīng)該自始至終為妥；忽略完整的請求范圍將對專利解讀的人不利，輕易地核準審定也未必對申請人有利。 三、團體間關(guān)系企業(yè)的專利布局
在多國分工已經(jīng)成為趨勢的情況下，同一團體之間的關(guān)系企業(yè)，或許會面臨有關(guān)專利權(quán)治理的題目，因應(yīng)不同需求而有著不同的情況。例如，共同申請而同時取得專利權(quán)，或者其一申請后，將來再為授權(quán)給關(guān)系企業(yè)的考慮，甚者直接交付信托。
1，取得專利權(quán)作為將來訴訟之預(yù)防
假設(shè)公司內(nèi)部已經(jīng)將研發(fā)中心分立出來成為一獨立的法人，并且將制造單位也獨立成一生產(chǎn)基地之法人，在研發(fā)中心不斷投資的情況下，勢必會有很多專利權(quán)產(chǎn)生，假如所產(chǎn)生的專利權(quán)僅為該研發(fā)中心所擁有，亦不對關(guān)系企業(yè)或生產(chǎn)基地加以授權(quán)，則令人稍覺可惜，由于專利權(quán)是一種攻防武器，也是籌碼。非常簡單的一個道理是，以站在原告(Plaintiff)的態(tài)度而言，假如要指控他人專利侵權(quán)(Infringe—ment)，應(yīng)該會先評估被控侵權(quán)方(Defendant)反訴的力道，假設(shè)被控侵權(quán)方僅有幾件專利權(quán)，或甚至是毫無專利權(quán)的情況下，不論后續(xù)原告勝訴與否，一開始的訴訟評估也許就已經(jīng)毫無后顧之憂地啟動訴訟機制。因此，被控侵權(quán)人若無任何專利權(quán)或僅為少量專利權(quán)，這種情況是對被控侵權(quán)方不利的，反言之，假如只要一個專屬授權(quán)(Exclusive licensing)的登記，或者專利開始申請的時候，就以共同申請人(Co—appdicant)的地位讓關(guān)系企業(yè)也取得專利權(quán)，似乎可以間接地減少被控侵權(quán)的機會，由于原告必須考慮立即承擔被告反訴(Counterclaim)的風險。
2，技術(shù)轉(zhuǎn)讓與發(fā)明人激勵
亦如前段所述，目前有越來越多的型態(tài)是朝向?qū)I(yè)分工，同一事業(yè)團體下，研發(fā)中心與制造基地分離，而成為不同的法人，也許在同一國境內(nèi)，也許跨國�；谶@種型態(tài)，也許基于公司鼓勵研發(fā)的政策，而多加思考技術(shù)轉(zhuǎn)讓與發(fā)明人獎勵之間的題目。很多公司已建立其激勵發(fā)明人的治理程序或相關(guān)作業(yè)辦法，一般分成三個階段作為獎勵的依據(jù)，分別為創(chuàng)意提案時、專利領(lǐng)證時與授權(quán)實施(Licensing)時，而下段主要在說明，當研發(fā)中心進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)基地進行量產(chǎn)時，可能需要考慮的地方，例如技術(shù)轉(zhuǎn)讓的程序履行與發(fā)明人的專利授權(quán)獎勵配套措施。
3，技術(shù)轉(zhuǎn)讓與使用費收進
關(guān)系企業(yè)之間的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，或許在規(guī)范上較為不嚴謹，可能包含：需求方提出技術(shù)轉(zhuǎn)讓請求之程序，例如定義技術(shù)需求范圍、設(shè)定技術(shù)轉(zhuǎn)讓期間、定義技術(shù)功效、指派技術(shù)轉(zhuǎn)讓學員與擬定技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同時，將上述需求明訂于合同之中；又可能包含供給方提出技術(shù)轉(zhuǎn)讓程序之規(guī)劃，例如編輯技術(shù)轉(zhuǎn)讓手冊、技術(shù)轉(zhuǎn)讓時間規(guī)劃、指派技術(shù)轉(zhuǎn)讓負責人或團隊、概估技術(shù)轉(zhuǎn)讓用度、關(guān)聯(lián)專利權(quán)調(diào)查與教育練習在人、事、時、地、物上的規(guī)劃；再者為技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同之簽訂，例如雙方確認整體合同金額、技術(shù)范疇、職員安排、時程規(guī)劃、練習課程、技術(shù)手冊轉(zhuǎn)讓、專利授權(quán)登記、保密約定、旅費、住宿、保險、稅務(wù)等支出明細的呈現(xiàn)，以及相關(guān)后續(xù)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓執(zhí)行與結(jié)案。在此需要關(guān)注的地方是，假如這項技術(shù)有牽涉專利權(quán)，且技術(shù)轉(zhuǎn)讓時有包含專利授權(quán)的使用費收進，而在發(fā)明人獎勵上，也許可以將授權(quán)金的收進部分作為發(fā)明人獎勵，也許也是營造激勵研發(fā)政策落實的環(huán)境。
4，共有關(guān)系不對權(quán)利主張產(chǎn)生稀釋
前述有關(guān)專利權(quán)共有的想法，可能發(fā)生在同一事業(yè)團體的關(guān)系企業(yè)，或是實質(zhì)上不同、亦無從屬關(guān)系的兩個法人之間，而以下提出討論的議題在于專利估價后的無形資產(chǎn)之計算，可能會有在不同情況下賬面價值被累積放大的題目。按法理，在專利權(quán)共有的情況下，任何一位專利權(quán)人皆能自行主張專利排他權(quán)而不需經(jīng)另一方之允諾，對于同一專利權(quán)之多數(shù)專利權(quán)人而言，該專利權(quán)皆為百分之百可獨立行使，并不會產(chǎn)生稀釋的效果，因此，從權(quán)利的主張而言，同一專利權(quán)之單一專利權(quán)人與同一專利權(quán)之多數(shù)專利權(quán)人并無不同，除非契約另有約定，否則基于同一專利權(quán)底下之多數(shù)專利權(quán)人，皆享有對等之權(quán)利，例如某件專利之權(quán)利請求項數(shù)為三十項，且有十個專利權(quán)人為共有關(guān)系，基此，該十位專利權(quán)人皆得主張該專利權(quán)之三十項權(quán)利請求項。
專利權(quán)之申請先行于專利權(quán)之行使，專利權(quán)有效行使的基礎(chǔ)是沒有破綻的專利申請。因此，謹慎地進行專利申請，為整體專利競爭策略之第一步，申請人應(yīng)該很清楚自己所需之處，并且按照自己的需求規(guī)劃專利申請的情況，當然這其中遵循法規(guī)是必然的，總之，專利的申請會直接呈現(xiàn)申請人的思考角度或是公司對專利的政策，在合乎法規(guī)的要求下，并無對錯優(yōu)劣之分，終極只是申請人應(yīng)當了解自己本身的需求之后，再作相關(guān)申請搭配，如此才能與公司政策一致化。例如，需要短期內(nèi)取得一定專利數(shù)目的公司，也許可以考慮不要并案申請，甚至同一技術(shù)內(nèi)容而有不同實施情況者，亦將其拆案個別申請，或者考慮大量的新型專利申請；再如，有意鼓勵研發(fā)、創(chuàng)造受激勵的發(fā)明人環(huán)境之公司者，則應(yīng)將同時考慮專利申請與發(fā)明人獎勵措施的搭配，例如將來的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所伴隨而來的專利授權(quán)，相關(guān)授權(quán)金收進要如何分配給發(fā)明人的題目；又如，需要節(jié)省專利支出本錢的公司，也許可以考慮不委任專利代理人，全由內(nèi)部專利工程師操盤，仍不失為可行之道。
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